溫錦資：組合比對在現有設計抗辯中的運用

組合比對在現有設計抗辯中的運用

——原告深圳市好盈科技有限公司訴被告深圳市中特威科技有限公司侵害外觀設計專利權糾紛案

作者簡介

溫錦資，中國政法大學法學學士，深圳大學法律碩士，深圳市中級人民法院一級法官。

裁判要點

現有設計抗辯系將被控侵權設計與一個現有設計進行比對，而不能將兩項或者兩項以上設計結合起來與被控侵權設計進行比對。但是如果侵權設計是由兩個產品簡單拼合而成，兩者之間存在顯而易見且明確的組合關係，亦未產生獨特的視覺效果，可將兩個產品的現有設計組合結果作為一項現有設計與被控侵權設計進行比對，以此判斷被控侵權設計是否屬於現有設計。

關鍵詞

專利侵權 現有設計抗辯 組合比對 組合啟示

相關法條

《中華人民共和國專利法》第五十九條第二款、第六十二條；

《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十條、第十一條、第十四條。

案件索引

深圳市中級人民法院（2013）深中法知民初字第299號（2014年4月15日）

基本案情

原告：深圳市好盈科技有限公司

被告：深圳市中特威科技有限公司

劉友輝於2012年2月15日向國家知識產權局申請名稱為「模型車電子調速器（HW425-V3）」的外觀設計專利，並於2012年7月25日獲得專利授權，專利號為ZL201230030015.4。該專利目前處於有效授權狀態。2012年7月30日，原告與專利權人劉友輝簽訂《獨佔許可合同》，原告獲得本案外觀設計專利獨佔實施許可權，獨佔實施許可期限為合同生效之日起至專利權終止。2013年3月12日，原告委託代理人在公證人員陪同下購買了本案的被訴侵權物電動遙控模型車的零部件Turbo ss120a。原告指控被告人製造銷售的被控侵權產品落入了原告涉案外觀設計專利的保護範圍，請求判令被告停止侵權並賠償原告經濟損失及調查、制止侵權所支付的合理費用共計人民幣50萬元。

被告答辯稱被控侵權產品使用的是現有設計，對原告專利權不構成侵權。被告提供了經公證的網頁，該網頁於2011年4月23日公開一款遙控車調速器。該產品與原告專利圖片相比，只有底座部分的調速器，缺少散熱扇。被告為支持其現有設計抗辯，再次補充提交了經公證的網頁，該網頁於2011年10月27日公開了一款散熱扇。被告認為其提交的遙控車調速器和散熱扇的現有設計，經簡單組成就能得到被控侵權產品，其現有設計抗辯成立。

審判結果

深圳市中級人民法院2014年4月15日作出（2013）深中法知民初字第299號民事判決駁回原告深圳市好盈科技有限公司的訴訟請求。宣判後，雙方均未上訴，判決已發生法律效力。

裁判理由

法院生效判決認為，本案系侵害外觀設計專利權糾紛。劉友輝專利號為ZL201230030015.4號、專利名稱為「模型車電子調速器（HW425-V3）」的外觀設計專利經依法授予，至今處於合法有效狀態，應受法律保護。原告經專利權人劉友輝許可獲得專利獨佔實施許可權，依法可提起本案訴訟。被告確認其製造、銷售被控侵權產品的事實。本案爭議焦點在於：1.被訴侵權設計是否落入原告專利的保護範圍；2.被告現有設計抗辯是否成立。

關於焦點1，被訴侵權設計是否落入原告專利的保護範圍。根據我國專利法律規定，外觀設計專利的保護範圍以表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產品為準。在與外觀設計專利產品相同或者相近種類產品上，採用與授權外觀設計相同或者近似的外觀設計，應當認定被訴侵權設計落入專利權的保護範圍。法院在認定外觀設計是否相同或者近似時，應當以一般消費者的知識水平和認知能力，以外觀設計的整體視覺效果進行綜合判斷。被控侵權產品與原告專利同屬模型車電子調速器產品，經比對，被控侵權產品與原告專利存在散熱扇、散熱片、散熱格柵之間的不同，散熱扇、散熱片、底座之間的比例也不相同，該區別點均屬於原告專利立體圖所顯示的設計要點範圍，對於產品的外觀能產生顯著的影響，以一般消費者的知識水平和認知能力整體觀察、綜合判斷，兩者並不屬於同一外觀設計。因此，被訴侵權設計沒有落入原告專利的保護範圍。

關於焦點2，被告現有設計抗辯是否成立。被訴侵權設計沒有落入原告專利的保護範圍，一般沒有必要繼續審查現有設計抗辯是否成立，但鑒於本案現有設計、被訴侵權設計和原告專利外觀之間的關係，有必要對現有設計抗辯進行進一步審理。本案被控侵權產品為模型車電子調速器，該產品包括由兩部分組成，一是電子調速器本身，二是用於給調速器降溫的散熱扇。對本領域的一般消費者而言，兩者在模型車中系簡單拼合連接而成，兩者結合亦未產生出乎意料的效果，電子調速器與散熱扇仍屬於兩種不同的產品，被告可以提交兩種產品的已有設計組合進行現有設計抗辯。經比對，被告現有設計和被訴侵權設計存在的區別設計特徵，與原告專利外觀和被訴侵權設計的存在區別設計特徵相同。如果本案認定被訴侵權設計與原告專利外觀存在的區別設計特徵對產品整體視覺沒有影響或沒有實質影響，即兩者為同一設計，被訴侵權設計落入原告專利保護範圍，那麼，被訴侵權設計與被告提交的現有設計同樣為同一設計，被告現有設計抗辯成立。因此，即使被訴侵權設計落入原告專利保護範圍，被告現有設計抗辯亦能成立，同樣不侵犯原告專利權。

法官評析

本案系外觀設計專利侵權糾紛，法院認定被告可使用兩件獨立產品的現有設計組合結果進行現有設計抗辯。兩個現有設計組合結果與被控侵權設計進行比對，似乎違背了司法解釋關於現有設計抗辯應單獨比對的規定。那麼，本案現有設計抗辯中引入組合比對方法依據是什麼，使用組合比對方法是否有一定範圍和條件，本文將圍繞這些問題展開論述。

一、單獨比對與組合比對

在展開討論之前，首先應該明確單獨比對與組合比對的緣由及概念。單獨比對原則源於《專利法》的規定，專利法第二十三條第一款規定外觀設計專利應具有新穎性，即授予專利權的外觀設計，應當不屬於現有設計。判斷外觀設計不屬於現有設計就是將外觀設計與一個現有設計進行比對的過程，該過程就屬於單獨比對。單獨比對適用於外觀設計專利新穎性的評價。

相對於單獨比對，組合比對則是相對較新的概念。2008年《專利法》第三次修改提高了外觀設計專利的授權標準，增加了組合的情形，即授予專利權的外觀設計與現有設計或者現有設計特徵的組合相比，應當具有明顯區別。所謂組合，根據2010版國家知識產權局《專利審查指南》規定，組合包括拼合和替換，是指將兩項或者兩項以上設計或者設計特徵拼合成一項外觀設計，或者將一項外觀設計中的設計特徵用其他設計特徵替換。組合比對適用於外觀設計專利創造性的判斷。

現有設計抗辯規則之所以會適用單獨比對，是因為專利法第六十二條關於現有設計抗辯的規定，即被控侵權人有證據證明其實施的設計屬於現有設計的，不構成侵犯專利權。該規定「屬於現有設計」的表述與專利法第二十三條第一款規定中「授予專利權的外觀設計，應當不屬於現有設計」的表述是一致的，專利法中出現的相同措辭，應當賦予其相同的含義。【1】專利法第二十三條第一款規定單獨比對以判斷外觀設計的新穎性，因此，現有設計抗辯也應一樣，適用專利新穎性判斷的單獨比對。但是，組合比對未必都是涉及外觀設計創造性的判斷，一定條件下將現有設計的組合結果與被控侵權設計進行比對，以此評價被控侵權設計是否屬於現有設計既有必要性也有合理性。

二、現有設計抗辯引入組合比對的必要性

1.組合比對有利於進一步實現現有設計抗辯規則的功能

根據修改前的專利法有關條文的規定和實踐中的做法，在專利侵權案件中，被控侵權人如果要證明自己的行為不是侵權行為，途徑之一是向專利複審委員會提出專利無效宣告申請；在專利複審委員會宣告專利權無效後，處理專利侵權糾紛的部門可以認定被控侵權人的行為不構成侵犯專利權。這一過程往往程序複雜，耗時長。為防止惡意利用已經公知的現有技術、設計申請專利，妨礙現有技術、設計實施，幫助現有設計實施人及時從專利侵權糾紛擺脫出來，這次修改專利法增加規定了關於現有技術、設計抗辯權的規定。【2】在專利侵權糾紛中，如果被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬於現有技術或者現有設計的，其無須向專利複審委員會提出無效宣告請求，要求專利複審委員會確認涉及的專利是否有效。處理專利侵權糾紛的部門一旦認定現有設計抗辯成立，可以直接認定被控侵權人不侵權。處理專利侵權糾紛的部門的這一認定只是確認被控侵權人的行為是否侵犯專利權，而不是對專利權是否有效的認定。要否認專利權的有效性，依然要通過專利無效宣告程序來確認。

侵權訴訟中法院通過認定被控侵權設計是現有設計的方式否定專利侵權，雖然未直接審查外觀設計專利的有效性，但一項外觀設計專利不具備有效性才是其在專利侵權訴訟中不被保護的根本原因。從制度功能上看，現有設計抗辯規則賦予法院在專利侵權訴訟中拒絕給缺乏有效性專利司法保護的權力，法院具體是通過單獨比對抑或是組合比對的方式認定被控侵權設計是現有設計，其實並不重要。即便是法院通過組合比對的方式認定侵權設計是現有設計，也沒有從法律層面否定專利的有效性，這點與單獨比對並無二樣。但是，現有設計抗辯對單獨比對的限定，導致在外觀設計專利侵權訴訟中法院無法直接將大量簡單組合的外觀設計專利直接排除在司法保護的範圍之外，也就無法最大限度發揮現有設計抗辯規則的功能。為了克服單獨比對的局限性，有必要將組合比對引入到現有設計抗辯規制中。

2.組合比對有利於克服外觀設計專利登記制度的弊端

我國對外觀設計專利申請採取的形式審查制度，也稱登記制度，即只要專利行政部門經過初步審查，認為該申請手續完備且符合法律規定的形式，就授予專利權。對於不符合專利法規定的取得專利權的實質條件而取得了專利權的外觀設計，需要通過以後的無效申請和宣告程序宣告其無效。這導致大量僅對現有設計進行細微改動或者簡單組合的外觀設計被授權專利權。於此同時，專利侵權訴訟近些年呈現大規模增長的趨勢，外觀設計專利侵權糾紛又佔據相當大的比例，其中很大部分外觀設計專利都是未經無效宣告程序進行實質審查。在一項外觀設計專利是否具備專利實質條件尚有疑問的情況下，給予外觀設計專利司法保護缺乏一定的正當性。雖然被控侵權人可以提起專利無效宣告程序，但受限於被告能力參差不同、專利無效審查機構資源不足及無效程序冗長等因素，目前看來效果並不佳。

現有設計抗辯規則本是解決上述問題的一劑良方，但單獨比對的限定，導致其只能一定程度上克服外觀設計專利登記制度帶來的弊端。組合比對的引入能夠對被控侵權設計進行更為全面的審查，並且無需顧忌所涉及的專利權是有效還是無效，克服現實中存在的不當授權的問題，避免專利權人獲得不當得利。

三、現有設計抗辯中組合比對的合理性及類型

在目前專利侵權訴訟與專利有效性審查相分離的格局下，將組合比對用於評價被控侵權設計進行現有設計抗辯雖然確有必要，但司法解釋規定了現有設計抗辯中只能將被控侵權設計與一個現有設計進行單獨比對，司法實踐中仍是不能逾越該規定。單獨比對的實質在於只能進行外觀設計專利新穎性的判斷，因此，將適用於專利創造性判斷的組合比對完整引入到現有設計抗辯規則中並不合適。但組合比對未必都是對外觀設計專利創造性的判斷，如果一項組合結果不涉及類似外觀設計創造性的判斷，那麼，即使將其用於現有設計抗辯的比對，也不會與專利法現有設計抗辯只進行類似外觀設計專利新穎性判斷的規定相矛盾。

判斷現有設計組合結果能否用於現有設計抗辯中的對比，首先要釐清在外觀設計專利創造性判斷中組合比對的實質。涉案專利相對於現有設計及其特徵的組合是否具有明顯區別要考慮兩方面的因素，一是組合結果，二是組合啟示。組合結果是指現有設計特徵組合之後的外在表現形式，需要判斷涉案專利與現有設計及其特徵的組合在外在的表現形式，即所謂整體視覺效果上是否具有明顯區別。如果將現有設計特徵組合在一起都不能形成與涉案專利不具有明顯區別的整體視覺效果，則無需在做進一步判斷。如果整體視覺效果具有明顯區別，則需要判斷是否存在組合啟示。組合啟示是指現有設計給普通設計人（相對於一般消費者能力）的設計動機，需要判斷現有設計是否給出了將現有設計特徵組合在一起以獲得涉案專利的啟示。目前外觀設計更多的是對現有設計的改進，每一項外觀設計的設計特徵幾乎都可以在現有設計中找到原型，其創新之處就在於創造性拼合和替換現有設計特徵，使其組合後的整體視覺效果與現有設計具有明顯區別。僅從組合結果考慮顯然不能客觀評價外觀設計的創新高度，只有從組合啟示入手才能從本質上判斷組合是否具有創造性。【3】組合啟示的判斷才是外觀設計專利創造性判斷的實質。

如果兩項現有設計的結合在一般消費者看來是顯而易見的組合方式，就不需再去判斷是否存在組合啟示，那麼，無需組合啟示判斷的組合結果就不涉及到外觀設計專利創造性的判斷。此時組合比對與單獨比對並無實質的區別，組合結果可以徑直去評價外觀設計的創新高度。《專利審查指南》對不需要作組合啟示判斷的組合結果也作了規定，其第四部分第五章6.2.3規定了不需要證據證明在現有設計中存在具體組合手法的啟示的三種情形，由此得到的外觀設計屬於與現有設計或者現有設計特徵的組合相比沒有明顯區別的外觀設計，具體包括：1.將相同或者相近種類產品的多項現有設計原樣或者作細微變化後進行直接拼合得到的外觀設計。2.將產品外觀設計的設計特徵用另一項相同或者相近種類產品的設計特徵原樣或者作細微變化後替換得到的外觀設計。3.將產品現有的形狀設計與現有的圖案、色彩或者其結合通過直接拼合得到該產品的外觀設計；或者將現有設計中的圖案、色彩或者其結合替換成其他現有設計的圖案、色彩或者其結合得到的外觀設計。上述情形中產生獨特視角效果的除外。

現有設計抗辯規則與專利有效性審查規則雖有所區別，但本質上還是對專利有效性的否定，兩者的概念和原理相同，判斷被控侵權設計是否屬於現有設計，同樣需要評價被控侵權設計是否屬於與現有設計或者現有設計特徵的組合相比沒有明顯區別的外觀設計。對於上述三種存在顯而易見組合手法的組合結果，不涉及組合啟示的判斷，未逾越不得進行類似專利創造性判斷的界限，同樣適用於現有設計抗辯。

四、現有設計抗辯組合比對的實踐運用

北京高院2013年《專利侵權判定指南》第128條規定，現有設計抗辯是指被訴侵權產品的外觀設計與一項現有設計相同或者相近似，或者被訴侵權產品的外觀設計是一項現有外觀設計與該產品的慣常設計的簡單組合。該規定肯定了一項現有外觀設計與該產品的慣常設計的簡單組合可與被控侵權設計進行比對做法。2010年《專利審查指南》第四部分第五章5.2.1規定，成套產品與組件產品是用多個產品現有設計組合與專利設計比對判斷專利新穎性，此類組合比對屬於單獨比對規定的內容。相應在成套產品和組件產品外觀設計專利侵權糾紛中，現有設計抗辯亦是採取將幾個套件或者組件產品的現有設計組合結果與被控侵權設計進行比對判斷被控侵權設計是否屬於現有設計。

上述組合方式都屬於本文所稱的組合比對類型，因為無論是現有設計與該產品慣常設計的組合結果，還是成套、組件產品，其組合方式都是一般消費者常見的，組合的方式也是顯而易見的，不涉及組合啟示的判斷，不涉及專利創造性的判斷，現有設計的組合結果才可與侵權設計進行比對進行現有設計抗辯。廣東高院在其判決中也指出，當用於比對的兩項現有設計記載在同一文件中，並且該文件給出了明確的組合關係指導時，即便其組合方式並非唯一，對於其中最常見、最基礎的組合方式，因一般消費者可以直接預見與確定該方式組合之後的產品外觀設計，故經該種方式組合的兩項現有設計亦可視為一項現有設計比對。【4】

注釋

【1】尹新天：《中國專利法詳解》，知識產權出版社2011年版，第305頁。

【2】安建：《中華人民共和國專利法釋義》，法律出版社2009年版，第131頁。

【3】吳大章：《外觀設計專利實質審查標準新講》，知識產權出版社2013年版，第112頁。

【4】廣東省高級人民法院（2014）粵高法民三終字第1220號民事判決。

來源：《廣東知識產權》總第41期

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