海外品牌收購中的「商標轉讓」避不開國別差異

導讀：企業在收購品牌時對各國的註冊商標轉讓申請/備案難度估計不足，對相關的法律和程序規則了解不夠，造成了經營困擾。本文以某中國企業收購某百年歷史的義大利時尚品牌為例，對商標轉讓中可能出現的一些法律和程序問題做出以下介紹。

市場經濟中品牌的價值是不言而喻的，一個知名品牌的形成需要企業幾年甚至幾十年的艱苦經營和不懈努力。由於我國實行的市場經濟時間較短，品牌的保護機制尚需完善，而經濟的強勁增長和人民收入的大幅提高使得國內市場對品牌產品的需求旺盛，造成民族品牌增長趕不上市場需求，國外品牌成了市場寵兒。此時，一些國內企業轉變思路，直接到海外收購外國品牌並投入國內市場。在此過程中，有些企業在收購品牌時對各國的註冊商標轉讓申請/備案難度估計不足，對相關的法律和程序規則了解不夠，造成了經營困擾。

以我們經辦的某中國企業收購某百年歷史的義大利時尚品牌為例，對商標轉讓中可能出現的一些法律和程序問題做出以下介紹：

背景情況：

某中國企業通過一家品牌運營管理公司與一家義大利的家族企業達成協議，以不菲的價格收購了其品牌，這家義大利家族企業的品牌有一定的知名度，但近幾年經營不善，進入破產清算程序。被收購的品牌涉及歐盟、美國、中東、中國、日本的多個國家和地區的商標註冊。中國企業在上述部分國家的商標轉讓過程中遇到各種各樣的障礙。

中國：

與很多國家不同，中國的註冊商標轉讓不是備案制，而是申請制。即轉讓人和受讓人共同向官方提出轉讓申請，由官方審查並批准後，註冊商標才能從轉讓人名下實質地轉到受讓人名下。國家商標局對於提交的轉讓文件的審查是很嚴格的，實踐中，除了要求雙方共同簽署轉讓申請書以外，雙方還需分別向商標代理人出具委託書和主體資格證明文件。

另外，對於一個有一定歷史的商標，其註冊人的名義很有可能發生多次變更。該品牌在中國的註冊就是這樣：本次收購中的出讓方，即破產中的這家義大利企業也不是在中國註冊的原註冊人，而是通過受讓獲得的，在中國的註冊並未實現辦理國轉讓申請。因此，在辦理轉讓給中國企業之前，還需按順序辦理之前發生的變更及轉讓等申請。此時，又發生了枝節，官方認為，一個破產中的企業是不應當註冊商標（或受讓商標）的，因此對之前的轉讓不予受理。當事人提出了行政複議，最終得以解決，但 使 得 商 標 轉 讓 延 誤 了 較 長 時間。因此當事人應特別注意，如果商標出讓人處於破產清算中時，其行為能力受到一定限制。

中東及阿拉伯國家：

這個地區的國家對於註冊商標轉讓的審查在文件上要求更多，而且通常需要當事人對轉讓契約和委託書進行領事認證。除了費用以外，認證程序通常需要很長時間。

除了領事認證要求，沙烏地阿拉伯的商標轉讓（也包括其他變更或備案程序）還需要當事人提供原商標註冊證，如果無法提供，則需當事人申請補發商標註冊證。

很多國家在核准轉讓時會收取契稅，例如：黎巴嫩官方在核准註冊商標轉讓時，將根據轉讓備案內轉讓契約中涉及的價格收取千分之三的稅款。因此，實踐中轉讓雙方另行簽署一份象徵性的出價1美元的轉讓合同是慣例，以避免被徵稅。本案中，根據義大利相關法律以及轉讓人的破產管理人的職責，破產管理人不能按照有利於受讓人中國企業的方式在後期補充簽署一些相關的文件，使得受讓人不得不多花時間和費用完成轉讓程序。

美國：

轉讓註冊商標在美國專利商標局的程序是非常簡單的，需要當事人注意的是商標的使用情況，因為美國官方要求註冊人定期提交使用聲明和使用證據，以維持商標註冊的有效性。

收購一個品牌本是一個普通的民事法律行為，雙方達成合意即可。因此，尋找一個收購目標，雙方協商，最終達成合意，並簽訂品牌轉讓契約，可能只需要半年時間。而一個商標註冊的轉讓，由於涉及到註冊國的政府主管部門在註冊商標轉讓上的法律規定和程序要求，很多國家的政府程序十分漫長，兩三年完成一個轉讓是常有的。

綜上所述，建議企業在品牌收購談判及合同的簽訂過程中，要求出賣人（及其破產管理人）履行產權（包括註冊商標、專利及其他無形資產）過戶登記的各項隨附義務，包括但不限於：第一，簽訂以轉讓登記備案為目的、轉讓價格為象徵性的 1美元的轉讓合同；第二，以轉讓申請或登記備案為目的，在當地官方規定的商標轉讓申請表上簽字；第三，以轉讓申請或登記備案為目的，簽署代理委託書。

鑒於品牌收購中涉及的註冊商標轉讓的法律問題十分複雜，當事人在收購活動中應儘早諮詢專業的知識產權代理機構，以避免遇到不必要的障礙或造成不必要的損失。

來源：中國貿易報

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