美國專利商標局發布可授予專利主題建議報告

2017年7月25日，美國專利商標局（USPTO）發布了一份可授予專利主題建議報告（PATENT ELIGIBLE SUBJECT MATTER: REPORT ON VIEWS AND RECOMMENDATIONS FROM THE PUBLIC）。報告旨在對可授予專利主題的相關法律進行全面審查，並分析公眾對近期最高法院可授予專利主題相關判決產生影響的意見和建議。

2010至2014年期間，美國最高法院發布了四項判決（Bilski，Mayo，Myriad和Alice案），劃定了可授予專利主題的分界線。具體來說，法院闡明了一項新的Mayo / Alice兩步測試，以區分是否屬於可授予專利的主題。美國聯邦巡迴上訴法院和USPTO已經了解和應用了最高法院的判斷方法並引起了專利界的廣泛討論。

2016年，USPTO召開了兩次圓桌會議，並就可授予專利主題問題徵詢了公眾意見。在圓桌會議或書面意見中，表達意見的公眾人士普遍認為，最高法院的最新判例改變了可授予專利主題的格局。一些評論家支持法院的判決和下級法院判例法發展，他們聲稱，Mayo / Alice兩步測試法提供了一個有益的方式來挑戰保護範圍過於寬泛的專利，新的適格性測試為他們提供了一個有用的工具來防範專利主張實體（PAEs）的濫用訴訟，甚至可能使美國在國際上具有競爭優勢；而辯論的另一方，反對法院最近作出判決的評論家們認為，這有法律上的缺陷，而且經審判制定的適格性例外情況過於廣泛。反對者還聲稱，兩步測試法難以應用，導致決策的不一致和不可預測性，並且它將與美國專利法第101條規定的可授予專利權的客體相混淆。最後，批評者認為，法院的判例扼殺了創新，傷害了企業，在一定程度上損害了美國的競爭力。

生命科學和計算機相關技術被認為是法院判決影響最大的兩個創新領域。所有來自生命科學行業的代表幾乎都反對法院近期的判決。他們認為，許多生物製藥發明來源於天然產物，基於法院的判決則這類創新以及許多診斷技術均不屬於申請專利的主題。來自計算機相關行業，特別是軟體業的代表，則對法院判例的看法有所分歧。一方認為，判例可以防止濫用專利訴訟，且對軟體創新的保護影響不大；另一方則認為，專利對於促進投資至關重要，而Alice一案為商務活動增加了不確定性，降低了專利組合的價值，從而阻礙了創新。

一些評論家建議採取行政措施來解決法院判決所帶來的衝擊，例如，USPTO採取一些措施來使審查員明確在審查意見通知書中以美國專利法第101條規定的專利適格性問題而駁回的情況，提高審查員之間審查結果的一致性，建議提供進一步的指導、案例或修訂專利審查指南。不過，大多數人建議立法改革，尤其是來自生命科學行業的代表。根據這些與會者的觀點，法院的判例對創新和業務發展產生了不利的影響，因此，立法改革至關重要。但提議立法的方法各不相同：有人建議設置技術性標準或明確界定不屬於可授予專利的主題來代替Mayo / Alice兩步測試法；還有人建議除了界定符合可授予專利主題的法定條件外，還需增加實驗使用侵權例外條款，以解決法院提出的搶佔問題。

李姝影 檢索，劉倩汝 編譯，朱月仙 校譯

來源：https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/101-Report_FINAL.pdf

原文標題：New Report Presents Viewpoints on Patent Subject Matter Eligibility

檢索日期：2017年7月28日

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