創造性判斷中如何對現有技術公開事實進行認定？一文讓你懂得透徹

編者按：現有技術公開事實的準確認定是創造性判斷的重要基礎。如果對現有技術公開事實的認定存在偏差，則通常難以準確判斷權利要求的創造性。本文藉助於一個複審案例，具體分析了在創造性判斷過程中，如何從整體角度對現有技術所公開的事實進行客觀準確地認定。

原標題：創造性判斷中對現有技術公開事實的認定

【弁言小序】

現有技術公開事實的準確認定是創造性判斷的重要基礎。如果對現有技術公開事實的認定存在偏差，則通常難以準確判斷權利要求的創造性。當現有技術在引用另外參考文獻的過程中帶入了主觀概括甚至推測時，可能會導致現有技術的內容在表述形式上存在模糊不清之處，此時僅僅根據現有技術中記載的某一句或某一段內容對其公開的事實進行認定，可能無法真實、準確反映現有技術的狀況，基於此而進行的創造性判斷也可能存在偏差。本文藉助於一個複審案例，具體分析了在創造性判斷過程中，如何從整體角度對現有技術所公開的事實進行客觀準確地認定。

【理念闡述】

發明的創造性是指與現有技術相比，發明具有突出的實質性特點和顯著的進步。因此，在進行創造性判斷時，需要將發明與現有技術進行對比，在創造性評判的「三步法」中，第一步就是將發明與最接近的現有技術進行對比，作為參照系或參照物的最接近的現有技術中到底公開了怎樣的可用於比對的內容往往直接影響創造性的判斷。通常情況下，與發明進行對比的內容一般是記載於對比文件中的技術方案，但在某些情況下對比文件可能會出現不清楚的表述，對這種表述可能存在不同的理解。此時，需要從本領域技術人員的角度，結合其他證據對對比文件公開的技術內容進行全面和準確的事實認定。

創造性的判斷主體是本領域的技術人員，因此，在對對比文件公開的技術內容進行事實認定時，首先應當站位於本領域技術人員。在理解對比文件的過程中，通常不建議僅根據對比文件中記載的某一句或某一段話來認定其公開的事實，而應當綜合考慮對比文件要解決的技術問題、採用的技術手段、相關參考文獻公開的內容等來進行認定，即應當將對比文件作為一個整體來考慮。當其中的某一表述方式存在多種理解時，不宜直接簡單地將任何可能的理解方式都認定為其公開的技術內容，而應當從本領域技術人員的角度，結合其他證據綜合認定其公開的事實。

此外，根據對比文件公開的技術內容進行事實認定時，應當是有客觀依據的，即對比文件公開的內容不應當包括通過無依據的主觀猜測和推斷得到的內容。當對比文件的表述方式存在概括不清楚或前後不一致等情形時，儘可能依據其他相關證據和事實確定其真正的含義，認定的內容不應當包括原表述方式中未含有的信息。

【案例演繹】

某案涉及一種基本由1,1,1,3,3-五氟丙烷（245fa）、1-氯-3,3,3-三氟丙烯（1233zd）和氟化氫（下稱HF）組成的三元共沸混合物，其中245fa的存在量為大約24-大約45wt％；基於該共沸或類共沸混合物的總重量，所述1233zd的存在量為大約42-大約65wt％；和基於該共沸或類共沸混合物的總重量，所述HF的存在量為大約0.5-大約22wt％。

對比文件1公開了一種245fa的製備方法，其說明書第3段記載「本發明提供一種製備易於回收的245fa的方法」，在說明書實施例中記載了以1233zd為起始物質，按特定摩爾比將1233zd和HF通入反應器，氟化為1234ze後再氣相氟化為245fa的製備過程。在介紹其現有技術的背景時，對比文件1第2段中記載：「美國專利5616819揭示了通過與過量氟化氫反應將1233zd一步轉化成245fa的方法，但分離所得的反應混合物是困難的，因為245fa與1233zd和過量的HF形成共沸混合物。」

駁回決定認為：對比文件1第2段的內容公開了由245fa、1233zd和HF組成的三元共沸物，在此基礎上，本領域技術人員有動機對其含量進行實驗以確定含量與共沸點之間的關係，從而確定其各成分的含量比例。請求人則認為，對比文件1及其參考的美國專利中均從未公開任何本發明或類似的三元共沸物，對比文件1參考的美國專利中相應的英文記載為「245fa forms azeotropes with the 1233 zd and excess HF」，此處英文共沸物azeotrope以複數形式出現，表明共沸物不止一種，之所以出現對比文件1中的中文表述是由於中英語法翻譯的原因。由此可見，雙方的爭議焦點在於如何理解對比文件1中上述內容，對對比文件1中公開內容的認定是影響本案創造性判斷的關鍵。

合議組經核實發現，對比文件1的說明書第2段中描述現有技術背景時確實記載了「245fa與1233zd和過量的HF形成共沸混合物」的內容，但是對於該句內容存在不唯一的理解，既可以理解為245fa、1233zd和HF三者共同形成了三元共沸混合物，也可以理解為245fa與1233zd分別和HF形成了二元共沸混合物，也即產物為245fa與HF的共沸物，和1233zd與HF的共沸物。如何從本領域技術人員的角度出發，從上述多種理解方式中確認上述表述方式所表達的真實含義是創造評判前急需解決的問題。

綜合對比文件1中記載上述內容的上下文可知，上述內容實質上是對對比文件1引用的參考資料1內容的概括，為此，合議組核實了參考資料1公開的內容。經核實確認，參考資料1涉及一種製備氟化脂肪族化合物的方法，其中與本申請組合物相關的技術方案為其實施例1b的i-ii實例，其中以1233zd為起始物質，與HF等反應，製備獲得了245fa，其中i實例中68g HF與140g 的1233zd在反應器中80℃下加熱，ii實例中60g HF與134g 的1233zd在反應器中90℃下加熱，其後均經初始放熱曲線及隨後的增壓步驟，冷卻至50℃，後經KOH洗刷後冰室存放，獲得245fa產品，其產率分別為76%和95%。由於參考資料1的目的不在於獲得三元共沸物，而在於由1233zd底物生成245fa產物，在該反應過程中也未記載三者的共沸物，因此，沒有證據顯示參考資料1涉及任何三元共沸物的內容，當然其也未公開所述的由1233zd、245fa和HF三者共同形成的三元共沸物。而本領域的共沸通常是指兩組分或多組分的液體混合物，在恆定壓力下沸騰時，其組分與沸點均保持不變的現象。當某些原料恰巧符合一定的比例形成共沸物，均勻地按照固定的組成比例揮發，不符合通常的溶液熱力學理論基礎拉烏爾定律（該定律將混合物的組成比率與蒸氣壓相關聯）。形成共沸物的化合物組合是該定律例外的情況，無法通過定律的理論形式預期多個物質形成的共沸物，也不能通過定律將其組成比例與蒸氣壓相關聯。

因此，當對比文件1及其引用的參考資料1實際上均未明確記載由1233zd、245fa和HF組成的三元共沸物的相關信息的情況下，無法基於參考文獻1得出對比文件1公開了1233zd、245fa和HF的特定三元共沸物的內容，更缺乏在此基礎上進行進一步試驗來確定三者構成三元共沸物的各含量比例的動機。

由此可見，雖然對比文件1中記載了參考資料1 的內容包括「245fa與1233zd和過量的HF形成共沸混合物」，但是對其含義存在多種不同的理解方式，並不能直接確定其公開了三元共沸物；而且將對比文件1和參考資料1分別作為整體來考慮，它們的目的均不在於獲得三元共沸物，而是通過1233zd和HF反應後製備獲得245fa，終產物中所含成分及其含量尚不確定。共沸混合物是一種不符合通常的溶液熱力學理論基礎拉烏爾定律的特殊混合物，則更無法確定參考資料1的終產物能夠形成共沸混合物。因此，僅僅根據上述存在歧義的記載就認為對比文件1的上述記載公開了所述三元共沸物實際上是一種缺乏事實依據的主觀猜測，這樣認定對比文件公開的內容對於請求人是不公平的。

綜上所述，對對比文件公開技術方案的事實認定，並不是簡單的斷章取義，而是應當站位本領域技術人員的角度，整體考慮對比文件公開的內容，有理有據地進行判斷和認定。只有這樣，才能保證事實認定的準確，為創造性的判斷提供正確依據。（國家知識產權局專利複審委員會 王亦然）

（本文僅代表作者個人觀點）

（文章來源：中國知識產權報）

（責任編輯：崔靜思 蔡瑩 編輯：呂可珂 石焱）

（中國知識產權報獨家稿件，未經授權不得轉載）

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！