星巴克因為銷售這款杯子被告上了法院！最終法院判決……

編者按：因認為增豪公司生產、星巴克公司銷售的一款不鏽鋼隨行杯，外觀與其擁有的一件外觀設計專利相近似，上述產品落入其專利權利要求保護範圍，盛紀公司訴至法院，請求判令增豪公司、星巴克公司停止侵權、賠償損失。上海知識產權法院經審理認為，被控侵權產品採用的設計與涉案外觀設計專利構成近似設計，被控侵權產品落入涉案外觀設計專利權利要求保護範圍，但在案證據可以認定增豪公司在涉案專利申請日前已經製造相同產品，並且僅在原有範圍內繼續製造，享有先用權，其主張的先用權抗辯成立。據此，法院判決駁回了盛紀公司的訴訟請求。

原標題：專利權糾紛案中，先用權抗辯的司法認定

——評盛紀公司訴星巴克公司等侵犯外觀設計專利權糾紛案

【案號】

（2015）滬知民初字第504號

【裁判要旨】

在專利申請日前已經製造相同產品者依法享有先用權，如僅在原有範圍內繼續製造，不視為侵犯專利權，享有先用權者所製造之產品的後續銷售行為亦不構成侵權。

【案情介紹】

原告盛紀公司系「飲水杯（0506－2）」外觀設計專利權人，該專利申請日為2014年5月26日，授權公告日為2014年10月1日。2015年6月29日，原告公證購買了由被告增豪公司生產、被告星巴克公司銷售的12oz橙光不鏽鋼隨行杯，產品品號435180，外觀與上述專利相近似。原告認為上述產品落入其專利權利要求保護範圍，遂訴至法院，請求判令兩被告停止侵權、賠償損失。

2013年11月至2014年2月，星巴克公司、WOODMAX公司、增豪公司之間的眾多往來郵件涉及一款星巴克杯子的設計、開模、交付樣品存在的問題等事宜，郵件附件顯示的杯子設計圖與前述公證購買產品外觀基本一致。2014年2月24日，星巴克咖啡公司向WOODMAX公司發送郵件訂單訂購DIAMAND PHINNY隨行杯綠色12盎司和紅色12盎司，數量分別為1.06萬和1萬餘只。次日，WOODMAX公司向增豪公司發送郵件訂單，訂單號、產品貨號、顏色等均與前述訂單相同，訂單所附杯子圖片與前述產品實物外觀基本一致，差異僅在於顏色不同。增豪公司於2014年6月14日完成上述訂單產品裝箱、報關。2015年2月2日，星巴克公司向東莞沃美氏公司訂購12oz橙光不鏽鋼隨行杯1248個。同年2月7日，東莞沃美氏公司向增豪公司訂購前述橙光不鏽鋼杯1248個，訂單所附杯子圖片與前述產品實物外觀基本一致。上述訂單產品於2015年4月9日交付。同年6月9日，東莞沃美氏公司向星巴克公司出具的增值稅發票上載明「435180 12oz 橙光不鏽鋼隨行杯」兩批次共計1260隻。

上海知識產權法院經審理認為，被控侵權產品採用的設計與涉案外觀設計專利構成近似設計，被控侵權產品落入涉案外觀設計專利權利要求保護範圍。但在案證據可以認定增豪公司在涉案專利申請日前已經製造相同產品，並且僅在原有範圍內繼續製造，享有先用權，其主張的先用權抗辯成立。先用權人在原有範圍內繼續製造相同產品不視為侵權，其製造相同產品的後續銷售行為亦不構成侵權。星巴克公司系被控侵權產品的銷售商，提供證據證明其銷售的產品來源於享有先用權的增豪公司，其銷售產品的行為也不構成侵權。據此，法院判決駁回原告訴請。各方當事人均未上訴，本判決現已生效。

【法官評析】

一、先用權的法律性質

一般來說，先用權是指某項發明創造在申請人提出專利申請以前，任何人（包括單位和個人）已經製造相同產品、使用相同方法或者已經作好製造、使用的必要準備，在該發明創造授予專利權後，仍有繼續在原有的範圍內製造或者使用該項發明創造的權利。然而，先用權制度一定程度上鼓勵了發明人選擇非專利方式保護其發明創造，不利於發明創造公開和傳播，故亦需對先用權進行限制。先用權制度的構建圍繞先用權的獲取與限制展開，旨在實現在先使用人、專利權人、社會公眾的利益平衡，實現對發明創造的最優制度保護。

對於先用權，首先，其區別於獨立民事權利，專利法本身並未設定先用權，從制度內涵來說，先用權人無權商業流轉其權利，無權請求他人為一定行為或不為一定行為，亦不存在其權利被他人侵犯或者後續的權利救濟；其次，先用權亦區別於抗辯權，先用權雖相對於特定專利權而存在，但其產生亦具有獨立性，系基於在先使用行為，與專利權人權利行使是否不當並無關聯，在行使效果上雖具有對抗侵權指控的功能，但其制度價值更在於保障先用權人本身的經濟利益。總體來說，先用權更類似於法益，具有經濟價值，並且該經濟價值被專利法所認可和保護。

二、先用權抗辯與現有技術（設計）抗辯

先用權抗辯與現有技術（設計）抗辯均是對抗專利侵權指控的常見不侵權抗辯事由。實踐中，在先使用人在專利申請日前製造相同產品、使用相同方法的行為如未公開，則其只能主張先用權抗辯；如在專利申請日前因使用行為或者銷售行為等已導致相同產品或方法的公開，則該產品或方法已同時構成現有技術（設計），可同時主張先用權抗辯和現有技術（設計）抗辯。

兩者差異主要體現為四點：一是先用權抗辯系權利行使的法定限制事由，侵權指控不成立的例外，並不影響專利有效性；現有技術（設計）抗辯則實質系對專利有效性的否認。二是構成要件不同，先用權抗辯涉及先用權人是否在專利申請日前已經製造出相關產品（使用相關方法）或做好製造（使用）的必要準備、相關產品是否屬於相同產品、先用技術是否以合法手段獲得、是否在原有範圍內繼續製造；現有技術（設計）抗辯則涉及對比技術是否構成現有技術（設計）、被控侵權產品是否採用現有技術（設計）。三是比對規則不同，侵權成立是先用權抗辯適用的前提，故先用權抗辯需先比對被控侵權產品與專利技術，兩者相同或等同後才涉及比對被控侵權產品與在先產品；現有技術（設計）抗辯則不必然以侵權成立為前提，可直接比對被控侵權產品與現有技術（設計）從而認定現有技術（設計）抗辯成立。四是適用後果不同，先用權抗辯成立後，在先使用人如超出原有範圍製造的仍可能構成侵權；現有技術（設計）抗辯成立後，專利權人指控相同被告後續生產行為侵權的主張不能成立。

三、先用權抗辯成立要件判定

一方面，原有範圍認定。《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》規定，專利法第六十九條第二項規定的原有範圍包括專利申請日前已有的生產規模以及利用已有的生產設備或者根據已有的生產準備可以達到的生產規模。由此可知我國司法實踐以生產規模界定原有範圍，其本質更類似於對原有範圍作量化限制。抗辯提出者應對原有範圍進行舉證，生產設備、生產訂單等均可用以證明生產規模。

本案中，被告並未提供證據證明增豪公司在專利申請日前的確切生產規模，但其提供的證據可以證明增豪公司依據2014年2月也即專利申請日前的訂單于2014年6月交付產品2.06萬餘個。被控侵權產品購買於2015年6月29日，而從2015年6月9日的增值稅發票可知增豪公司向星巴克公司交付產品僅為1260個。從數量上來看，1260在2.06萬餘的範圍之內，且實際製造商均為增豪公司，並未發生實施主體變更，故認定增豪公司製造行為超出原有範圍依據不足。

另一方面，相同產品認定。專利法及司法解釋均未對相同產品認定作進一步規定。實踐中相同產品的過寬或過窄解釋均將影響該制度的實施效果，影響先用權人與專利權人的利益平衡。相同產品應系涉及產品技術方案認定，與產品名稱、型號等無關，指被控侵權產品與專利申請日前已經製造出的相關產品屬於相同專利產品，包括兩者系同一產品，或者雖不是同一產品，但與涉案專利相對應的部分系實質相同，也即相應技術特徵系相同或者無實質性差異。

本案中，被控侵權產品與2013年11月至2014年2月間郵件附件杯子設計圖、2014年2月25日訂單所附杯子圖片外觀基本一致，也即與增豪公司專利申請日前生產的訂單產品外觀基本一致，差異僅在於顏色不同。顏色並非涉案專利保護範圍，不影響兩者與涉案專利相應設計部分系相同設計認定，故被控侵權產品與增豪公司專利申請日前已經製造出的相關產品屬於相同產品。

再者，專利申請日前已經製造且技術系合法取得。先用者應在專利申請日前已經製造相同產品、使用相同方法或者已經作好製造、使用的必要準備。產品的生產記錄、銷售訂單等均可作為證據予以證明。另外，技術來源應具有合法性，不能以非法獲得的技術主張抗辯。

該案中，綜合星巴克公司、WOODMAX公司、增豪公司之間的往來郵件、訂單及裝箱單、報送單等證據，可以認定星巴克公司、WOODMAX公司與增豪公司相互協作配合，設計生產相關訂單產品，增豪公司亦已於2014年6月14日完成全部訂單產品的生產、裝箱、報關，由此可認定增豪公司在涉案專利申請日之前已經作好生產相關訂單產品的準備，並製造出了相關產品，且技術來源合法。（上海知識產權法院 黎淑蘭 劉軍華 陳瑤瑤）

（本文僅代表作者個人觀點）

（文章來源：中國知識產權報）

（責任編輯：崔靜思 蔡瑩 編輯：呂可珂 石焱）

（中國知識產權報獨家稿件，未經授權不得轉載）

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