在歐盟成功申請商標的金鑰匙——從安踏、王老吉的歐洲征途看商標設計的顯著性

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內容提要：

中國企業申請歐盟商標時在商標設計顯著性審查環節犯了哪些錯？

歐盟知產法律體系對於商標設計顯著性的規定和中國有何不同？

歐盟審查官員對商標設計的顯著性是如何把關的？

申請歐盟商標有經驗可循！

一.試水者的喜樂辛酸：中國企業申請歐盟商標的失敗教訓

對於同樣試圖踏上歐洲土地的中國兩大企業，安踏和王老吉而言，在2017年品嘗到的是被接納和被拒絕的不同滋味。

在歷經三年的商標申請糾紛後，王老吉最終得到了它期盼已久的結果。2014年9月 16日，廣州白雲山醫藥集團股份有限公司向歐盟內部市場協調局（2016年3月23 日更名為歐盟知識產權局，下稱EUIPO） 申請註冊一件包含「王老吉」字樣的商標，遭遇 Multi Access Limited 引證並對其在先註冊的 4 件歐盟商標提出異議。在EUIPO決定駁回其異議請求後，2016年5月12日，Multi Access Limited向 EUIPO第二申訴委員會提起申訴。2017年3月21日，EUIPO第二申訴委員會作出決定，駁回了申訴方Multi Access Limited的申訴請求，認定系爭商標與引證商標之間不存在產生混淆的可能性。

（王老吉爭議擬申請註冊商標）

而安踏最終等到的卻是截然相反的結果。在2014年12月17日安踏（中國）有限公司向EUIPO遞交了歐盟商標申請後， 經過審查，EUIPO認為擬申請商標存在絕對註冊障礙，因此於2015年5月8日針對擬保護的全部商品做出駁回決定。安踏隨即於2015年7月2日書面提起申訴，但遭到EUIPO第五申訴委員會駁回。安踏公司不服並提請歐盟普通法院撤銷EUIPO的簽署決定。然而，2017年4月5日，歐盟普通法院做出的判決（第T-291/16號案）支持了EUIPO做出的駁回安踏公司商標註冊申請的決定。

（安踏爭議擬申請註冊商標）

初入歐盟商標市場試水者的喜樂辛酸，給躍躍欲試邁入歐盟的中國企業帶來了極具價值的啟示：在體驗將自己的企業美名根植進歐盟土壤的興奮之餘，中國企業應冷靜思考，在歐盟申請商標時自身應具備怎樣的意識？

一般而言，外國企業只需在歐盟內申請一次即可獲得受到整個歐盟地區保護的歐盟商標。從申請到註冊成功會經歷七個步驟：審查、商標檢索、審查絕對理由、反饋、公布、公示及註冊。在審查絕對理由階段，外國企業在歐盟遞交商標申請後，EUIPO將會通過一系列因素來審查擬註冊商標是否存在絕對駁回理由。這一系列因素包括：申請是否具有顯著性、是否具有通用性、申請是否是描述性的、是否具有公眾欺騙性或不符合公序良俗等。這一階段是中國企業在歐盟申請商標成功與否的關鍵性時期。

在這些決定性判斷因素中，是否具有顯著性特徵相較其他直觀性因素而言，由於其判斷標準多，靈活性隨機性強的特點而更具有複雜性。與待進入市場的地域文化差異使得中國企業在申請歐盟商標時往往會陷入忐忑與迷茫之中，被動地等待EUIPO來宣判自己的命運。而歐盟特殊的法律構架更是給中國企業雪上加霜：只要在歐盟28個成員國中的一個遭遇異議而導致註冊最終被駁回的，則全部歐盟請求都會被駁回。這使得中國企業在歐盟的商標註冊之路愈加崎嶇不平。其實，歐盟商標註冊是有經驗可循的，只要把握住以下關鍵性關節，中國商標申請者便可以做到胸有成竹，順利拿下含金量極高的歐盟商標。

二.歐盟知產法律體系對於商標設計顯著性的規定和中國有何不同？

1.顯著性（distinctiveness）法律相關規定

與任何其他國家審查商標的思路相同，在歐盟申請的商標需要與消費者通過直觀、簡便的方式建立聯繫，向消費者傳遞商品相關信息。商標設計者利用文字、圖形、字母、數字、聲音等一系列符號來進行單獨或疊加的設計與組合，在有限的空間內體現商品內容，並同時反應出審美性和時代性。事實上，只要掌握了EUIPO在判斷一個商標是否具有顯著性特徵時的標準和思路，中國企業在歐洲申請商標的成功率就會得到大幅度的提高。

對於商標顯著性的把握，首先需要明確法律的相關規定。

在國際層面的商標保護法規，如《巴黎公約》和歐盟關於商標保護的相關立法，與中國商標法基本一致。與中國新《商標法》的不同之處在於，這些國際性法規對擬申請商標的審查更加嚴格。中國新《商標法》第十一條中以包含形式列舉的缺乏顯著性的特徵，在這些國際性法規中往往是以並列形式出現的。換句話說，當擬註冊商標同時滿足所有列舉的要件時，商標註冊申請才不會被拒。因此，在歐盟申請商標的中國企業需要細緻了解被歐盟法律定義為「缺乏顯著性」的因素，確保商標避開雷區。

以《巴黎公約》為例，其第Article 6quinquies,B款規定：除下列情況外，對本條所適用的商標既不得拒絕註冊也不得使註冊無效；（Trademarks covered by this Article may be neither denied registration nor invalidated except in the following cases）

（…）

（2）商標缺乏顯著特徵，或者完全是由商業中用以表示商品的種類、質量、數量、用途、價值、原產地或生產時間的符號或標記所組成，或者在被請求給與保護的國家的現代語言中或在善意和公認的商務實踐中已經成為慣用的；（(ii) when they are devoid of any distinctive character, or consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, place of origin, of the goods, or the time of production, or have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade of the country where protection is claimed;）

在歐洲申請商標時， EUIPO在審查時直接依據的歐洲商標指令對商標顯著性的規定相較於《巴黎公約》更加詳細。 第2015/2436號指令第4條指出：

1. The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid:

(a) signs which cannot constitute a trade mark;

(b) trade marks which are devoid of any distinctive character;

(c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or services;

(d) trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade;

(e) signs which consist exclusively of:

(i)the shape, or another characteristic, which results from the nature of the goods themselves;

(ii)the shape, or another characteristic, of goods which is necessary to obtain a technical result;

(iii)the shape, or another characteristic, which gives substantial value to the goods;

中國企業擬申請商標的顯著性，除了應該符合《巴黎公約》第6款的規定外，更要最大程度的與修改後的歐盟新《商標指令》（2015/2424）和新《歐盟商標條例》（2015/2436）關於商標顯著性的條款相符，才能規避可能源自於法律條文層面的法律風險。

2.固有顯著性

根據歐盟商標指令和商標條例的規定，可註冊為歐盟商標的標誌包括文字、圖形、三位標誌、顏色、聲音，但需具備顯著性，即能夠與其他產品和服務區分開來。

歐盟第207/2009號《歐盟商標條例》第7條指出了因為缺乏顯著性而駁回商標申請的絕對理由：

（1）沒有任何顯著特徵的商標；

（2）僅由可以在商業活動中用於指稱產品或服務的種類、質量、數量、用途、價值、地理來源、產品生產時間或服務提供時間或其他特徵的標誌或指示構成的商標；

（3）僅由在現在的語言中或善意形成的商業實踐中的官場標誌或指示構成的商標；

（4）僅由商品自身的性質產生的形狀、為獲得技術效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質性價值的形狀構成的商標。(Article 7 The following shall not be registered (…) (b) trademarks which are devoid of any distinctive character; (c) trademarks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service; (d) trademarks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade; (e) signs which consist exclusively of: (i) the shape which results from the nature of the goods themselves; (ii) the shape of goods which is necessary to obtain a technical result; (iii) the shape which gives substantial value to the goods (…);) 在法國，《法國知識產權法典》第L.711-2條規定下列標識不具有顯著性：（1）在日常語言或職業語言中僅是產品或服務的必需、通用或常用稱謂的標誌或名稱；（2）可用於指稱產品或服務某一特徵（尤其是質量、 數量、用途、價值、地理來源、產品生產或服務提供的時間）的標誌或名稱；（3）僅由產品的性質或功能所決定的形狀或賦予產品實質性價值的形狀所構成的標識。(Article L711-2: Le caractère distinctif d"un signe de nature à constituer une marque s"apprécie à l"égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l"espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l"époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l"usage.）通過對比不難發現，從法律文本規定的層面來看，歐盟和其成員的相關法律對於商標顯著性的規定是大同小異的。但是對顯著性特徵的判斷，在實踐中卻存在著較大的區別。

三.歐盟審查官員對商標設計的顯著性是如何把關的？

擬申請商標的顯著性要達到怎樣的程度才能夠通過申請？由於商標種類繁雜，數量巨大，不同的商標涉及到的審查標準迥然各異；加上EUIPO在審查不同商標時的隨機性，固有顯著性的達標標準很難一言以蔽之。但是，在對固有顯著性的審查中，EUIPO通常會考慮到一些固定性的因素：首先，EUIPO會從商標與所制定的商品或服務的關係來評價。其次，EUIPO會從相關公眾對商標的認知來分析。再次，同行業經營者必需的標識不具有顯著性。另外，EUIPO會從擬申請商標的整體來判斷其是否具有識別商品或服務來源的功能。

中國企業在歐盟申請的商標中，有很大的一部分都是中文商標。由於語言差異，在歐盟申請的中文商標都會被認定為圖形商標而非文字商標。在王老吉案中，申訴委員會就再次明確了這一觀點。基於此，當在先近似商標提出異議時，審查委員會通常會從視覺角度將兩者進行對比，而不會過多的考量發音、漢字含義等方面。

（擬申請商標）

（四件提出異議商標）

回到王老吉案上來，本案中擬申請商標和異議商標漢字相同，都是漢語「王老吉」三字，但是其視覺區別很明顯。擬申請商標是由圓環、漢字和英文所共同構成的圖形，而異議商標則為簡單的漢語排列，對於歐盟大多數不認識漢字的消費者而言， 這樣的「圖形」帶來的是截然不同的視覺效果。除此之外，申訴委員會認為以這樣的漢字形式出現的商標，在發音和含義方面對歐盟消費者不產生辨別上的影響。因此，雖然擬申請商標和異議商標包含漢字相同，但作為圖形而言，卻具有明顯的可區分性。

獲得顯著性（acquired distinctiveness）

在安踏案中，EUIPO認為，安踏公司的商標標識由粗細不均等的兩條黑線組成，儘管稍有風格化設計，但是該標識並不具備更醒目的視覺元素，很難被相關公眾持續地記住、迅速的識別。對此，安踏公司提出反駁意見，認為EUIPO在處理類似案件時採用了不同的審查標準。與本案爭議商標標識較為相近的數件歐盟商標申請已獲准註冊，並未因「缺乏顯著性特徵」而被駁回申請。針對這一反駁意見，法院指出確實有些標識十分簡易的商標在訴爭商品範圍內被獲准註冊，但是這並不是因為這些標識具有天然的、固有的顯著性，而是因為商標持有人通過商標在商品上的使用使其後續獲得了顯著性。EUIPO 第二申訴委員會認為，安踏並沒有能夠證明其商標通過使用或其市場聲譽增強了其顯著性，因此對於本商標顯著性的評價就完全取決於商標標識本身的顯著性。基於此，安踏商標既不具備固有的顯著性，也未通過使用獲得顯著性。

擬申請商標如果不具有商標的固有顯著性，並不意味著它絕對地被排斥在保護範圍之外。商標的顯著性並非一成不變，一些不具有固有顯著性的商標，可以由於通過長期連續使用產生了識別商品/服務的能力而被視為具備了顯著性，即獲得了「第二含義」，並由此獲准註冊。

而從「王老吉」案EUIPO第二申訴委員會做出的R888/2016-2號決定的內容中可以看到，委員會認為通過使用獲取顯著性體現在商標有「相關公眾能夠理解的特定含義，從而能夠得到更高的保護力度。在本案中，申訴委員會對「相關公眾」、商品或服務相同或近似性的比較、商標本身相同或近似性的比較等一系列標準進行了認定。在對「相關公眾」的認定中，委員會認為，擬申請商標面向的公眾群體是不限於亞洲群體的歐盟一般消費者，擬申請商標下的商品也並不只限定在亞洲商店予以出售。委員會雖然承認擬申請的商標下保護的部分商品，如參茶等與中國緊密相關，但該商標下的其他商品與中國均不存在特定關係。可以看到，EUIPO在判斷一個商標是否通過使用獲得了顯著性時考慮因素較多且較為複雜。

與此同時，由於對「經使用獲得的顯著性」在歐盟受到多個法規規制，並且在實踐中對其也存在不同理解，因此產生了不少的問題。例如，在法國的《知識產權法典》中，第L711-2款規定，「商標顯著性可通過使用獲得」。然而，這一法條並沒有進一步指明法國法認可的顯著性是否可以在一個商標註冊後才獲得。多年來，法國法官在判案適用這一法條時，一般都會採用嚴格解釋的方法，對商標註冊後的證據不予審查。但是，法國最高法院在2016年對vente-prive.com一案的審查中，放寬了對這一法條的理解，將商標註冊後大量使用的證據也考慮在內。可以看到，儘管對商標顯著性的獲得在歐洲國家的判例解釋並不穩定，但在現階段，法官在審查是否通過使用獲得顯著性時往往傾向於審查商標註冊前的證據。

需要關注的是，雖然EUIPO在審查時會考慮此前就相關商標做出的系列決定來為後續的商標申請案件提供評判參考，但《歐盟商標條例》是EUIPO做出決定的唯一法律依據，EUIPO依據《歐盟商標條例》對每一件歐盟商標申請進行全面以及嚴格的審查。更重要的是，近似的商標標識獲准註冊，並不直接影響到對後續商標的判斷。所以中國企業如果希望憑藉後續使用獲得商標顯著性的理由來申請商標在歐盟的註冊，則不用過多關注在先的相似商標是否通過使用獲得了顯著性，而需要將注意力放在如何證明自己的商標已經通過使用獲得了顯著性上來，避免陷入認為「如果前例近似商標已經獲得註冊，則擬申請商標也會獲得同等對待」的認識誤區。除此之外，從歐盟以往商標申請的判例來看，擬申請商標即使在其他國家獲得註冊，歐盟主管機構或法院仍有可能駁回該商標的申請。所以中國企業在歐盟申請商標時，應該做到「就事論事」，將注意力集中在對擬申請商標的固有和通過使用獲得的顯著性的落實上來。

四.申請歐盟商標有經驗可循！

總體而言，如果擬申請商標本身不具有顯著性，那麼通過擬申請商標使用獲取顯著性也是一條可行之路，但是通過後者申請的難度和不穩定性將會大大增加，這會使申請企業承擔更大的風險。選擇這種路徑時，中國企業需要做好前期準備工作，向EUIPO提交充足的證據來證明商標的獲得顯著性。

證明商標獲得顯著性的證據包含直接證據和間接證據。直接的證據包括銷售和代理證據、廣告和推銷、市場廣度及份額等；而間接的證據則包含商業證據、調查證據、相關消費者的證據以及國家註冊等。在此基礎上，商標申請者可以提供被稱為「合理推論」的多種混合證據和論證。

銷售和代理證據用來說明擬申請商標項下的商品或服務已經開始銷售。提供的這項證據應該包括包裝樣品或圖片，包裝使用日期，服務範圍的說明，商品銷售或服務提供的營業額等等相關信息。證據的針對性越強，其獲得顯著性的說服力越大。關於廣告和推銷，申請人需要提供商標宣傳的樣品，如電視、廣播、海報等，同時應當提供盡量細節化的信息使審查員了解廣告推銷面向人群的數量。而市場廣度和份額則可以請專業分析公司提供相關數據說明。在上述證據缺乏的情況下，商標申請人也可以提供其已在擬申請商標下進行商業活動的證據，如競爭對手或相關貿易協會成員的證詞，或調查證據等。能夠打動EUIPO評審委員的證據通常是細節性的、具體的、由證人親自陳述的。好的證據需要清晰的說明內容，展現給評審委員已經細心拼裝好的證據拼圖，而不是僅僅簡單的羅列證據讓審查員自己琢磨。細節決定成敗這句話，對於歐盟商標申請者同樣適用。

總體而言，了解商標固有顯著性和獲得顯著性在歐盟的法律條例和法規相關規定，把握EUIPO在實踐操作中的傾向性和審查規律，把握以固有顯著性和獲得顯著性申請歐盟商標的兩條道路，事先及時細緻的整理相關證據，是中國企業打開歐盟商標申請大門的金鑰匙。

聲明：

本文僅以學術交流目的對特定問題進行探討，分析結論不代表對特定主體的消極評價。任何行業的發展走勢均受到多重複雜因素影響，本文對特定行業的發展預測不應視為對具體投資行為的指引。

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