侵害外觀設計專利權糾紛的三大辯點
案情摘要
原告於2014年8月8日向國家知識產權局申請專利名稱為「游泳鏡（2）」的外觀專利設計，授權公告日為2015年2月25日，專利號為ZL20143027XXXX，專利年費最後一次繳納日期為2016年8月15日。原告發現被告在阿里巴巴網站銷售的被訴侵權產品侵害了原告的專利權。故原告委託丹柱法律團隊向法院起訴被告，丹柱法律團隊顏宇丹律師和曾俊欣律師為訴訟代理人。
在一審過程中，一審法院認為：本案屬侵害外觀設計專利權糾紛。《中華人民共和國專利法》第十一條第二款規定：外觀設計專利權被授予後，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的製造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品。本案涉案專利經授權後，依法繳納了專利年費，本案專利權處於合法有效狀態，依法應受保護。
一審中，案件的爭議焦點主要為：一、被訴侵權產品是否落入本案專利保護範圍；二、被告是否實施了製造侵權；三、被告的現有設計抗辯是否成立。經審理，一審法院作出如下判決：一、被告立即停止侵害本案名稱為「游泳鏡（2）」（專利號為ZL20143027XXXXX）的外觀設計專利權；二、被告自本判決生效之日起十日內賠償原告經濟損失及合理出費用合計人民幣100000元，銷毀庫存侵權產品；三、駁回原告其他訴訟請求。
由於原審被告不服一審法院的民事判決，遂向二審法院提起上訴。請求二審法院：一、撤銷原審判決，駁回被上訴人全部訴訟請求；二、中止本案訴訟；三、本案全部訴訟費用由被上訴人（原審原告）負擔。
二審法院經審理查明，一審查明事實屬實，本院予以確認。
二審期間，雙方當事人各提交一份新證據：一、被上訴人提交國家知識產權局專利複審委員會於2017年11月22日作出的第34XXX號無效宣告請求審查決定書，證明涉案專利已被維持有效。上訴人認可該證據真實性、合法性，但認為其已針對涉案專利提起二次無效，本案應等待此次無效的決定再行審理。二、上訴人提交國家知識產權局專利複審委員會發出的申請號為20143027XXXXX號《窗口遞交文件回執》和《專利權無效宣告請求書》，擬證明涉案專利不穩定，本案訴訟應當中止。被上訴人認可上述證據的真實性、合法性，不認可其關聯性。
二審法院認為，本案系侵害外觀設計專利權糾紛。涉案專利目前合法有效，依法應予保護。二審法院經審理，作出了駁回上訴，維持原判的判決。
丹柱評案
本案屬於侵害外觀設計專利權的糾紛，二審中的爭議焦點在於本案是否應當中止訴訟，上訴人現有設計抗辯是否成立，本案一審判賠數額是否妥當。所以在二審過程中，案件需要從涉案專利是否無效、上訴人以被訴侵權產品對比文件做現有設計抗辯是否成立和賠償數額三個方面入手分析上訴人的行為性質和賠償責任，故需要梳理如下線索：
一、關於本案是否應當中止訴訟的問題
上訴人上訴稱涉案專利已被提起無效宣告，本案應當等待專利複審委員會作出審查決定後再進行審理。經查，國家知識產權局專利複審委員會於2017年11月22日作出第34XXX號無效宣告請求審查決定書，認為涉案專利具備新穎性和創造性，可見涉案專利具有較強的穩定性。上訴人以其再次向國家知識產權局專利複審委員會提交無效宣告申請為由請求中止本案訴訟，依據不足，二審法院不予支持。
二、關於上訴人現有設計抗辯是否成立問題
上訴人明確以其一審期間提交的ZL20133062XXXX號外觀設計專利作現有設計抗辯，該專利申請日為2013年12月2日，授權公告日為2014年4月16日，早於涉案專利申請日，可以作為本案現有設計辯的對比文件。將被訴侵權產品與上述對比文件相比對，二者均為游泳鏡，以一般消費者的知識水平和認知能力，通過整體觀察、綜合判斷，被訴侵權產品與對比文件的前述區別，使二者呈現明顯不同的視覺效果，且鏡片和鼻樑支架等位置屬於一般消費者容易觀察到的位置，佔整體比例較大，對產品的整體視覺效果產生顯著影響，因此，二者的外觀設計不相同亦不相近似。上訴人以該對比文件作現有設計抗辯，不能成立。
三、關於一審判賠數額是否妥當的問題
本案中，雙方當事人均不能舉證證明被訴侵權行為給上訴人帶來的侵權利益，也不能證明被上訴人因被訴侵權行為所導致損失，一審法院綜合考慮涉案專利類型、被訴侵權行為性質和情節、生產規模、合理維權開支等因素，酌情判定上訴人賠償經濟損失100000元，並無不當。上訴人上訴聲稱一審法院判賠數額過高，但未能提交任何證據證明，二審法院對此不予支持。
綜上所述，在外觀設計專利侵權案中，需要按照以下兩點進行分析：其一、被控專利侵權產品與外觀設計專利產品是否屬於相同或相近種類產品。此點根據相關法律規定，應當根據產品的用途進行判斷；其二、被訴侵權產品外觀與外觀設計專利外觀相同或相似。此點判斷需要遵循「整體觀察、綜合判斷」的侵權判定方法，這一標準體現在《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十一條的規定中，即人民法院認定外觀設計是否相同或者近似時，應當根據授權外觀設計、被訴侵權設計的設計特徵，以外觀設計的整體視覺效果進行綜合判斷。
因此，關於外觀設計專利權的法律風險提示及防範如下：由於外觀設計是對產品的形狀、圖案、色彩或者其結合所作出的富有美感的用於工業應用的設計，其運用的元素也就離不開圖案、數字、色彩、字母等構成要件，由於這些元素的固有性和限制性，在設計和運用時也就難免會遇到相似、甚至重合的情況，也就衍生了類似本案的侵犯專利權的案件。為此，我們需要注意如下幾個方面：首先，在申請外觀設計專利時，需要備好指示函、兩套附圖或者相片和合格的申請書，其中最為重要的是圖片和照片表明的外觀設計的內容和屬性，這也是今後發生糾紛時專利權人可以得到保護的範圍之所在。其次，外觀設計專利權人在發現他人侵權的情形時，應當保存證據，包括申請公證處進行物證保全、要求對方開具出貨單和收據以及相關證據保全行為，這樣才能夠在庭審時保證自己的訴訟請求能夠得到足夠的證據支撐。最後，專利權人在因為侵權行為遭受損失時，應當保存好遭受損失的證據以及這些損失與侵權人的侵權行為之間的因果關係的證明，或者是對方因此所獲得利益的證明，這樣才能爭取到有利於自己的侵權損害賠償，否則數額的決定權就將由法院來自由裁量，而這可能並不能完全彌補專利權人因此遭受的損失。
（你若盛開，蝴蝶自來）
丹柱法律團隊主要成員簡介：
顏宇丹廣東誠公律師事務所合伙人律師，丹柱法律團隊負責人。中國政法大學在職法學博士、深圳市律師協會宣傳委員會副主任、房地產法律專業委員會委員、實習律師面試考官、廣東省顏氏宗親會副會長、深圳市總工會專家講師團講師、深圳「七五」普法講師團講師、全經聯深圳分盟首席法律顧問、深圳電視台常駐嘉賓律師、深圳廣播電台特邀嘉賓、中國法制出版社特約作者、《深圳律師》雜誌特邀撰稿人、觀點地產新媒體專欄作者。著《婚房保衛戰》等書。
劉京柱廣東誠公律師事務所專職律師，丹柱法律團隊創始人，中共廣東誠公律師事務所第二黨支部書記。華東政法大學法學學士、山東大學法律碩士，律簇法律講壇特邀講師。自1993年6月起先後在內地某中級人民法院和深圳某基層人民法院工作，擔任法官20餘年，獲個人三等功二次，曾擔任民事審判指導小組組長，2015年6月自法院辭職，辭職前為國家一級法官，主審和參審各類案件5000餘件，具有深厚的法學理論功底和豐富的司法實踐經驗，在房地產法律服務、公司法律事務和傳統民商事糾紛領域頗有專長，在國家級和省級報刊雜誌上發表論文十餘篇。2015年10月加盟廣東誠公律師事務所。在多個黨政機關和企事業單位講課，受到普遍的歡迎。
曾俊欣廣東誠公律師事務所專職律師。畢業於北京師範大學珠海分校法律與行政學院，曾處理過大量疑難複雜民事訴訟、執行案件以及刑事案件，擅長處理房地產、民間借貸糾紛及常年法律顧問服務，精通潮汕話。秉持「專業專註」的原則，以對客戶負責、認真辦案的理念，獲得了客戶的普遍好評。
李瑤江西財經大學法律碩士研究生，曾在愛普生技術(深圳)有限公司任職法務和互聯網金融公司任職法務主管，擅長公司法律事務，股權結構設計、股權融資、風險控制、公司合規事務及管理、公司治理等法律事務。
陳奇俊廣東誠公律師事務所專職律師。擅長處理房地產、繼承、勞動等民事糾紛和各類常見刑事案件，精通粵語、潮汕話和客家話，擁有三星集團等巨型外企的管理工作背景。工作嚴謹、高效，崇信細節成就專業，專業助力成功。
吳澤人廣東誠公律師事務所律師助理，華東政法大學法律學院法學學士。擅長處理建築工程、房地產糾紛案件、股權糾紛案件以及刑事辯護。堅持以「專業、細緻、負責」的精神服務客戶，盡最大努力維護當事人的合法權益。
楚平廣東誠公律師事務所律師助理，曾在雲南省楚雄州中級人民法院民三庭實習，有一定的法律實踐經驗。對待工作認真負責，本著「務實、勤懇」的原則協助團隊更好的完成工作。
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